EPC项目合同条款研究系列之三 EPC项目合同知识产权条款

张志勤
北京市盈科律师事务所节能减排法律事务部主任
《中国节能服务》法律顾问

　　知识产权，指“权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的专有权利”，是个人或集体对其在科学、技术、文学艺术领域里创造的精神财富依法享有的专有权。各种智力创造比如发明、文学和艺术作品，以及在商业中使用的标志、名称、图像以及外观设计，都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。知识产权是一种无形的财产权，一般只在有限时间段内有效。知识产权分为两类：一类是著作权，另一类是工业产权。著作权是指自然人、法人或者其他组织对文学、艺术和科学作品依法享有的财产权利和精神权利的总称。主要包括著作权及与著作权有关的邻接权;与节能服务公司较为密切的著作权主要是计算机软件著作权和作品登记。工业产权，也称产业产权，是指工业、商业、农业、林业和其他产业中具有实用经济意义的一种无形财产权，是与产业关系更密切的一类知识产权。主要包括专利权和商标权，还包括服务标志、厂商名称、原产地名称、制止不正当竞争以及植物新品种权和集成电路布图设计专有权等。

　　EPC项目合同中，节能服务公司利用自己的技术和设备为用能单位节能改造提供解决方案，很多节能服务公司拥有的相关领域的特殊工艺、方法、技术措施、诀窍等智力成果，这些已构成节能服务公司的核心竞争力。为保护节能服务公司的智力成果，最大限度地发挥其作用，避免争夺和争议，就需要在项目合同中对知识产权的保护做出明确约定。

　　EPC合同知识产权条款存在的问题

　　根据本人对EPC项目合同的研究，实践中很多合同没有知识产权条款或约定过于简单，为日后合同履行纠纷埋下了隐患。参考文本第17节“知识产权”中仅提示项目合同涉及的“专利实施许可和技术秘密许可”问题，未给出参考条文。第14节为“保密”，提供了保密条款的格式，提示了保密条款的主要内容。很多节能服务公司在起草EPC项目合同时，对知识产权条款和保密条款往往不够重视，随意填写或干脆留空。有的节能服务公司虽有意识，但不得要领、无所适从。概括起来，当前EPC合同中知识产权条款存在四大问题：一是未做约定;二是约定过于简单;三是不具操作性;四是约定不合法。这些问题都会导致在合同履行过程中发生争议，而一旦发生争议，由于缺少明确有效的约定，导致纠纷不易解决，从而影响项目的实施。分析造成这些问题的原因，主要是我国企业普遍对知识产权保护意识不强。比如，由于技术秘密意识的淡薄，景泰蓝、宣纸等千年民族绝技的泄密事件频频发生。一些知名商标如“青岛啤酒”、“英雄钢笔”、“阿诗玛”等屡屡被外国商人抢注。我国的“两步发酵法生产维生素C”技术世界领先，但因科技人员在一家刊物上发表了学术论文将其全部研制过程、细节、配方、剂量等技术秘密披露无余，结果，外国人仅花了一本杂志的价钱就轻易获得了这项价值数百万美元的新技术。我国大多数企业并没有从经济和市场的角度真正领会知识产权的深刻内涵，不但对保护知识产权的重要性缺乏足够的认识，而且在实践中也不能灵活地加以运用。企业知识产权保护是一个系统工程，知识产权的合同保护是其中的重要一环。

　　EPC合同知识产权条款的构建

　　合同中的知识产权条款，需要明确项目中涉及的具体知识产权的类型、权利归属、各方权利、保护措施等。在EPC项目合同中通常应包括以下五个主要条款：

　　1、知识产权的瑕疵担保条款

　　用能单位对知识产权的保护意识提高，会在EPC项目合同中要求明确节能服务公司在提供使用的知识产权担保条款，通常约定如下：乙方保证提供给甲方的装置不会遭受有关知识产权方面的第三方索赔，同时乙方完全赔偿买方所遭受的索赔、支出费用，并保护其他由于第三方知识产权侵害所采取的行动。这就要求节能服务公司要严格审查提供给用能单位用于节能改造的设备、装置中所包含的技术使用权、计算机软件等知识产权的权利归属和授权使用状态。尤其是由第三方购买的设备或由第三方授权使用的技术、软件等，要确定权利状态和许可的范围，防止未经权利人授权使用或超出授权使用引发侵权索赔。为减轻自身风险， 节能服务公司应与设备供应商和技术许可方约定同样功能的条款。要求设备供应商保证所提供的设备、材料、工序工艺及其他知识产权，在使用时不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。若发生侵害第三方权利的情况，提供方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，并就因为该侵权行为给对方造成的损失承担赔偿责任。

　　2、权利归属条款

　　这一条款主要是明确EPC项目中所包含的所有知识产权的归属，以免日后争议。这里说所有知识产权，包括前面提到的专利权、商标权、专用技术所有权、计算机软件著作权等。在条款中应分项说明，不宜笼统的表述。如，涉及专利，应具体描述专利名称、专利号、类型、权利状态、保护期限等。计算机软件著作权保护虽然不以登记作为权利保护的要件，但经过登记的软件，更容易证明权利的归属，建议节能服务公司对所使用的软件进行登记。EPC项目中会涉及前期能源审计和技术方案的权利问题，如果双方有权签订EPC项目合同，节能服务公司所实施的能源审计和技术方案的权利无法在EPC项目合同中体现。因此建议节能服务公司在开展能源审计和提供技术方案前要与用能单位事先签署能源审计合同，对未签项目情况下的相关权利和成果的归属、使用做出约定。

　　3、授权使用条款

　　授权使用条款，应明确权利标的、使用主体、使用范围、使用期限。所谓权利标的是指具体指哪一项权利，如某项专用有技术的使用权，某个软件的使用权。使用主体就是要明确谁有权使用，有的项目是一个集团公司下属的一家公司实施，授权使用的主体究竟是仅实施该项目的一家公司，还是包括对集团所有企业授权。有的节能服务公司在合同中笼统地约定授权或许可用能单位使用所提供的技术和软件，但对使用范围、期限未做约定，这不利于节能服务公司知识产权的保护。为了明确许可使用的相关细节，可单独签署《软件使用许可协议》或类似协议。为防止授权使用人滥用授权，需要对使用方式做出限制，如约定，“使用者不能创造任何联接、装入或直接功能调入包括在软件所有权人软件中的运行时间、第二方软件的软件程序。如果使用者希望在另外的计算机或工作站上使用该软件，须从软件所有权人获得每个计算机或工作站单独的许可证”。

　　4、后续改进条款

　　这一条款主要是为了明确EPC项目合同履行过程中对原技术方案的改进、新技术成果的应用以及相关知识权产的归属。这些改进或新技术成果相关的权利包括专利申请权、专利权、非专利技术所有权和使用权，以及技术方案、相关软件的著作权和使用权等。 EPC项目的一个特点是，ESCO将设备和技术与用能单位的设备和技术结合，经常会涉及一方利用另一方技术资料和提交的技术成果所完成的新技术成果的归属和使用问题。这一问题，必须在有关合同条款中做出约定。一般而言，作出实质性创造的一方享有该项知识产权的所有权，但另一方有权无偿使用。也可以约定相关权利归双方共有。

　　5、保密条款

　　保密条款应包括保密范围、保密期限和泄密责任。保密范围一般除包括双方的商业秘密外，还应对保密事项作出列举加以明确。如，一方当事人提供给另一方当事人的技术背景资料及有关技术、数据、经营等信息的保密义务，以及项目中使用的新技术和新方法等。为避免歧义，还可以从反面列举可以披露的范围和事项。保密期限根据保密需要而定，有的要求与合同期限相同，有的要求长于合同期限。